Domande e risposte sui marchi

Perché registrare un marchio?
Il marchio è una parte importantissima nella strategia di vendita e di lancio di un'attività perché è l'elemento con il quale viene identificata un' impresa e ricordata dal grande pubblico. Esempi in tal senso sono numerosissimi, basti pensare a marchi come "Ferrari" o "Google" e vedere che cosa rappresentano nel mondo e quanto valgono. Un marchio, infatti, non solo accresce fin da subito l'immagine di chi lo adotta, ma è anche destinato ad aumentare il suo valore con il passare del tempo, mano a mano che viene reclamizzato e utilizzato. A differenza di quanto accade con i brevetti, il marchio ha una durata illimitata a patto che venga rinnovato ogni 10 anni. Esso può consistere in un nome, in una o più parole (a esempio "Inventor Show") oppure in un nome con una forma particolare (per esempio Coca Cola scritta in bianco su sfondo rosso con la "C" opportunamente modellata) o addirittura solo in un motivo grafico, in un suono, o in una particolare combinazione di colori. Perché sia registrabile un marchio deve essere nuovo, ma si può tutelare in Italia anche un marchio che sia registrato solo all’estero (a differenza di quanto accade con i brevetti) purché non abbia una notorietà diffusa sul nostro territorio e la registrazione non avvenga in malafede. A seguito dell’entrata in vigore della nuova legge marchi (D. lgs. 4 Dicembre 1992 n. 480) anche un privato, e non solo un imprenditore, può registrare un marchio con l’unico avvertimento che lo stesso deve essere utilizzato direttamente, ceduto oppure dato in licenza entro 5 anni pena la decadenza.

Prima del deposito è consigliabile fare la ricerca di anteriorità?
Effettuare LA RICERCA DI ANTERIORITA' non è un vero e proprio obbligo per chi registra un marchio. Accertarsi però che non esistano di simili o addirittura identici al proprio sarebbe comunque auspicabile, anche se in realtà sono davvero in pochi a svolgere questo tipo di indagine, sia per la difficoltà della stessa, sia perché in molti sono convinti che competa al Ministero accertarsi della novità. In realtà, in Italia i marchi vengono concessi senza alcun esame preventivo per cui, da questo punto di vista, non garantiscono minimamente l'utente. A nostro parere è assolutamente indispensabile visti i rischi che si possono correrese.

Chi può registrare un marchio?
Può ottenere una registrazione del marchio chi lo utilizza, oppure si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione e/o commercio di prodotti, nella prestazione di servizi della propria impresa di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. Non può ottenere una registrazione chi abbia fatto la domanda in malafede. Anche le amministrazioni dello stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere queste tutele. Possono essere richiesti anche MARCHI COLLETTIVI che svolgano la funzione di garantire la natura, la qualità o l'origine di determinati prodotti e/o servizi; possono essere perciò usati da più persone che si assoggettano all'osservanza di determinati standard di qualità e ai relativi controlli. I marchi d'impresa sono concessi anche agli stranieri a condizione di reciprocità legislative delle rispettive nazioni.

Quali sono i requisiti di registrazione?
Affinché dei segni caratteristici possano essere registrati come marchio è necessario che abbiano i seguenti requisiti: novità: è l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. Tale novità, peraltro, non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se trattasi di un marchio collettivo) o sia decaduto per non uso ultra quinquennale; capacità distintiva: ovvero quella di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri; liceità: ossia la conformità all'ordine pubblico e al buon costume. Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge quali a esempio:
1) Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.
2) I segni atti a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti oppure servizi.
3) I segni identici o simili a uno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell'affinità di prodotti o servizi.
4) I segni come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna uguali o simili a un marchio registrato, per prodotti oppure servizi non affini, ma che godano nello stato di rinomanza.
5) I segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti oppure servizi o da indicazioni descrittive.
6) I segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura.
7) I segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio.
8) I nomi di persona se notori, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti e associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi senza il consenso dell'avente diritto.
9) I ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama e il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi.
10) I segni identici o simili al marchio già registrato anteriormente se l'uso dello stesso, senza giusto motivo, consenta di trarne indebitamente vantaggio e rechi pregiudizio.

E' possibile rivendicare la priorità per un deposito europeo oppure internazionale?
Anche per i marchi è possibile rivendicare la priorità di un deposito effettuato in uno dei paesi aderenti alla Convenzione di Parigi, secondo le modalità previste dalla legge.

Rinnovo del marchio
Il marchio può essere validamente rinnovato sei mesi prima della sua scadenza naturale oppure, pagando una piccola penale, non oltre i sei mesi successivi la data di estinzione. Il rinnovo di un marchio è ripetibile indefinitamente.

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N.B. Le rappresentanze presso l'U.I.B.M. (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), le consulenze legali, le cause di contraffazione, vengono esclusivamente seguite e curate da professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali.

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